Войти
Изобретательский уровень и неочевидность отражают общий требование патентоспособности, присутствующее в большинстве патентных законов, согласно которому изобретение должно быть достаточно изобретательным, то есть неочевидным, чтобы его можно было запатентовать. Другими словами, «[] принцип неочевидности спрашивает, находится ли изобретение на достаточном расстоянии от современного уровня техники ".
Выражение« изобретательский уровень »преимущественно используется в Европе, в то время как выражение« не- очевидность »преимущественно используется в патентном законодательстве США. Иногда используется выражение« изобретательность ». Хотя основной принцип примерно тот же, оценка изобретательского уровня и неочевидности варьируется от одного в другую страну. Например, практика Европейского патентного ведомства (ЕПВ) отличается от практики в Соединенном Королевстве.
Цель изобретательского уровня или требования неочевидности состоит в том, чтобы избежать выдачи патентов на изобретения, которые вытекают только из «нормального дизайна продукта и развития », чтобы достичь надлежащего баланса между стимулом, обеспечиваемым патентной системой, а именно поощрением инноваций, и их социальными издержками, а именно установлением временных монополий. Таким образом, планка неочевидности является мерой того, что общество принимает как ценное открытие. Дополнительными причинами требования неочевидности являются создание стимулов для фундаментальных исследований, а не «постепенных улучшений», и минимизация «распространения экономически несущественных патентов, поиск и лицензирование которых обходятся дорого».
Согласно теория побуждения: «если идея настолько очевидна, что люди, работающие в этой области, разработают ее без особых усилий, тогда стимулы, предоставляемые патентной системой, могут оказаться ненужными для ее создания». Таким образом, существует потребность в «разработке некоторых средств отсеивания тех изобретений, которые не были бы раскрыты или изобретены, если бы не побуждение к патенту». Мергес и Даффи сожалеют, что «стандарт побуждения не оказал влияния на правовую доктрину, и его отсутствие в последующей судебной практике поднимает один из величайших безответных вопросов патентного права: как суды могут продолжать игнорировать, казалось бы, разумный и теоретически прочный подход к определению патентоспособность? "
При попытке отсеять «легкие» изобретения требование неочевидности привносит несколько недостатков в общую патентную систему, особенно в фармацевтической области, которая зависит от патентная защита наиболее сильно. Например,
Хотя все страны с активно функционирующими патентными системами в настоящее время имеют требование об изобретательском уровне, необходимость такой доктрины ставится под сомнение. Например, в качестве альтернативного подхода была предложена «существенная новизна». Кроме того, во многих странах, помимо патентов, есть полезные модели, которые имеют более низкие (или нулевые) требования в отношении неочевидности в обмен на более короткий срок действия монополии. Наличие защиты полезной модели сводит к минимуму для изобретателей, разработчиков и производителей риск, связанный с неопределенностью результата анализа неочевидности (судебного разбирательства) (см. Ниже).
В США не существует градации более сильного изобретательского уровня - более длительный срок действия патента и используется подход «все или ничего». При такой системе проведение границы между изобретательским (все) и очевидным (ничего) неоднозначно, как показывают многочисленные судебные иски с изменяющимися результатами по апелляции (например, Sanofi-Aventis GmbH против Glenmark Pharmaceuticals, 748 F. 3d 1354 (Fed. Circuit 2014)). Кроме того, уникальной является возможность представить в качестве доказательства неочевидность фактов, обнаруженных после подачи соответствующей патентной заявки. (например, Knoll Pharm. Co. против Teva Pharm. USA, Inc. 367 F.3d 1381, 1385 (Федеральный округ 2004 г.) и Genetics Inst., LLC против Novartis Vaccines Diagnostics, Inc. 655 F.3d 1291, 1307 (Fed.Circ.2011), In re Khelgatian 53 CCPA 1441, 364 F.2d 870, 876 (1966)).
Хотя потребность в низкой планке изобретательности была хорошо известна, все предложенные способы ее реального измерения оказались довольно неудачными, несмотря на 200-летнюю историю судебной практики. "Четкий и простой для последовательного применения стандарт укажет, где именно находится планка неочевидности, предоставляя обществу в целом и законодателям в частности ориентир для оценки эффективности патентной системы. Более того, такой стандарт позволит суды низшей инстанции правильно и последовательно определяют неочевидность, по крайней мере, гипотетически уменьшая неопределенность, вызывая единообразие и снижая вероятность отмены ». Г-н Сесил Д. Квиллен-младший, старший советник Putnam, Hayes and Bartlett, Inc. и бывший главный юрисконсульт Eastman-Kodak Company, соглашается: «ВОМ должен применять тот же стандарт, которому следовали в судах, чтобы патентообладатели получили патент, который достоин уважения, а не просто приглашение к судебному разбирательству в рулетке ". Однако Верховный суд США раскритиковал патентное агентство за несоблюдение тех же стандартов, что и суды:
[Следует помнить, что основная ответственность за отсеивание непатентоспособных материалов лежит на Патентном ведомстве. Ожидание судебного разбирательства для всех практических целей ослабляет патентную систему. Мы наблюдаем печально известную разницу между стандартами, применяемыми Патентным ведомством и судами. Хотя для объяснения этого несоответствия можно привести множество причин, одна из них вполне может быть свободой действий, которую часто используют экзаменаторы при использовании концепции «изобретения».
Требование неочевидности кодифицировано в разделе 28.3 Закона о патентах (RSC, 1985, c. P-4).
Верховный суд Канады подтвердил критерий неочевидности, изложенный в деле Windsurfing International Inc. против Tabur Marine (Great Britain) Ltd. в Apotex Inc. против Sanofi ‑ Synthelabo Canada Inc. :
Канадские суды также признают эквиваленты объективных признаков США, то есть факторов, поддерживающих патентоспособность изобретения:
В соответствии со статьей 52 (1) в сочетании с Статья 56, первое предложение, ЕПК, европейские патенты выдаются на изобретения, которые, среди прочего, включают изобретательский уровень, то есть изобретения, с учетом уровня техники, не должно быть очевидным для специалиста в данной области.
Подразделения экспертизы, Оппозиционные подразделения и Апелляционные комиссии ЕПВ почти всегда применяет подход «проблема-решение», чтобы оценить и решить, включает ли изобретение изобретательский уровень. Подход состоит в:
Этот последний этап выполняется в соответствии с «возможно- подошел бы ". В соответствии с этим подходом вопрос, который необходимо решить, чтобы оценить, включает ли изобретение изобретательский уровень, заключается в следующем (вопрос заключается в кульминации подхода «проблема-решение»):
Если бы квалифицированному специалисту было предложено изменить ближайший уровень техники таким образом, чтобы прийти к чему-то, подпадающему под условия формулы изобретения, тогда изобретение не предполагает изобретательского уровня.
Дело не в том, мог ли специалист в данной области техники прийти к изобретению путем адаптации или модификации ближайшего известного уровня техники, а в том, сделал бы он это, потому что предшествующий уровень техники побудил бы его сделать это в надежде решения объективной технической проблемы или в ожидании улучшения или преимущества. Это должно было иметь место для квалифицированного специалиста до даты подачи или даты приоритета, действительной для рассматриваемой претензии.
Основным тестом для оценки наличия изобретательского уровня остается установленный законом тест: Actavis v Novartis [2010] EWCA Civ 82 at [17]. Этот тест выглядит следующим образом: изобретение считается имеющим изобретательский уровень, если он «не очевиден» для «специалиста в данной области техники» с учетом любого вопроса, который составляет часть «уровня техники» посредством в силу раздела 2 (2): s 3 Закона о патентах 1977 года.
Суды Соединенного Королевства приняли общую структуру, чтобы помочь приблизиться (не отвечать) к основному нормативному критерию. Он известен как виндсерфинг или тест Поццоли.
В деле Windsurfing International Inc. против Tabur Marine (GB) Ltd. [1985] RPC 59 Апелляционный суд предложил следующую схему:
Этот тест был был слегка переработан в более недавнем деле Апелляционного суда Поццоли Спа против BDMO SA Anor [2007] EWCA Civ 588 (22 июня 2007 г.):
В деле Schlumberger Holdings Ltd против Electromagnetic Geoservices AS [2010] EWCA Civ 819 (28 июля 2010 г.) Апелляционный суд пояснил, что вымышленный квалифицированный адресат (который может быть квалифицированной командой), используемый для определения изобретательского уровня, может варьироваться от той, которая использовалась для определения конструкции или достаточности иска.
«Неочевидность» - это термин, используемый в патентном законодательстве США для описания одного из требований, которым должно соответствовать изобретение, чтобы претендовать на патентоспособность, кодифицированных в 35 U.S.C. §103. Одним из основных требований патентоспособности в США является то, что патентуемое изобретение не является очевидным, а это означает, что «человек, обладающий обычными навыками в данной области» (PHOSITA) не знает, как решить проблему, на решение которой направлено изобретение. используя точно такой же механизм. Поскольку стандарт PHOSITA на практике оказался слишком неоднозначным, U.S. Позднее Верховный суд представил еще два полезных подхода, которые в настоящее время контролируют практический анализ неочевидности патентными экспертами и судами: Graham et al. v. John Deere Co. из Канзас-Сити и др., 383 US 1 (1966) дает рекомендации относительно того, что является "неочевидным", а KSR v. Teleflex (2006) дает рекомендации по что "очевидно".
Конституционно требование о неочевидности установлено статьей 1, раздел 8, пункт 8 : «Конгресс имеет право… продвигать «Прогресс науки», обеспечивая на ограниченное время… Изобретателям исключительное право на их… открытия ». Выражение «продвигать прогресс науки» определяет цель патентной системы, которая заключается в поощрении частных инвестиций в фундаментальные научные исследования, а не в предоставлении монополии на то, что взято из общественного достояния (или на то, что ограничивает возможности выполнения исследования, например инструменты исследования, не подлежат патентованию). Требование «Прогресс науки» конституционно подтверждает прагматический подход к неочевидности, описанный ниже. Слово «открытия» определяет уровень, до которого должен повыситься вклад в прогресс науки, чтобы заслужить временную монополию.
принят первый патентный закон Конгресс 1790 г. требовал, чтобы патентоспособные изобретения или открытия были «достаточно полезными и важными». Можно интерпретировать важное как важное для прогресса науки, поскольку важность для экономики определяется полезностью. Следующий Закон о патентах 1793 не содержал важных формулировок, но заявлял, что «простое изменение формы или пропорций любой машины или состава материи в какой-либо степени не должно считаться открытием. " (Это заявление фактически было заимствовано из). Это было отражено в письме Томаса Джефферсона 1814 года, в котором объяснялось, что изменение материала, например, с чугуна на кованое, было недостаточным для патентоспособности.
Сложность формулирования условий патентоспособности усугубилась. общностью конституционного гранта и законодательных актов, реализующих его, вместе с лежащей в основе политикой патентной системы, согласно которой «вещи, стоящие для общества, затруднения, связанные с эксклюзивным патентом», как выразился Джефферсон, должны перевешивать ограничительный эффект ограниченной патентной монополии. В Законе о патентах 1836 г. не было слов «просто меняющиеся», а вместо этого говорилось, что Уполномоченный по патентам уполномочен выдавать патент на любое «достаточно используемое и важное» изобретение или открытие.
Верховный суд США впервые рассмотрел вопрос об изобретательности / неочевидности / открытии в 1822 году в деле Evans v. Eaton (20 US 356 431), когда одобрил толкование суд низшей инстанции заявил, что патентоспособное усовершенствование должно включать изменение «принципа работы машины», а не «простое изменение формы или пропорций». В настоящее время такие вариации обычно трактуют как недостаток новизны, а не изобретательского уровня.
Вопрос о неочевидности снова дошел до Верховного суда США в 1851 году в деле Hotchkiss v. Greenwood. Вопрос заключался в том, заслуживает ли замена известных материалов дверных ручек, таких как металл или дерево, новым материалом - фарфором - патент. Суд пришел к выводу, что «усовершенствование - дело рук умелого механика, а не изобретателя», и признал патент недействительным. Такой подход предусматривает направление мысли, которое позже было сформулировано как подход PHOSITA (специалист в данной области техники) к анализу изобретательности. Несмотря на начало разработки подхода PHOSITA, Суд не предоставил практических средств для определения того, какая изобретательность заслуживает патента. Здесь стоит отметить, что Eaton и Hotchkiss, соответственно, иллюстрируют существовавшую до сих пор тенденцию к утверждению соответствующей изобретательской способности, определяя как очевидное (отсутствует изобретательский уровень / открытие), так и то, что неочевидно (имеет изобретательский уровень / открытие)..
В период с 1851 по 1951 год несколько новых дел, связанных с неочевидностью заявленного предмета патентов, дошли до Верховного суда. Одним из заслуживающих внимания дел является Rubber-Tip Pencil Co. против Howard 87 US (20 Wall.) 498 (1874), в котором Верховный суд признал недействительным патент на карандаш с резиновым колпачком для ластика, теория, что все знают, что резина прилипнет к дереву, вставленному в отверстие в резине. В другом заслуживающем внимания деле Sinclair Carrol Co. против Interchemical Corp. (1945 г.) Верховный суд США постановил, что патент был «не продуктом долгих и трудных экспериментов» и что «чтение составить список и выбрать известное соединение, отвечающее известным требованиям, не более гениально, чем выбрать последний кусок, который нужно вставить в последнее отверстие в головоломке с лобзиком ".
Однако в то время суды изо всех сил пытались найти как требуемые уровни изобретательности и очевидности, так и практически полезные критерии для измерения этих уровней. Одним из ярких примеров этой борьбы является дело Cuno Engineering против Automatic Devices Corp. в Верховном суде США в 1941 году, которое, как утверждается, установило доктрину вспышки гения в качестве проверки патентоспособности изобретения: " новое устройство должно раскрыть вспышку творческого гения, а не только навык призвания ».
Считалось, что подход «Вспышки гения» сместил анализ изобретательности с важности и с PHOSITA на состояние ума изобретателя; это вызвало бурю негодования в сообществе патентного права, поскольку суды изо всех сил пытались найти альтернативные подходы. Одним из ярких примеров этой борьбы является позиция судьи Дугласа в деле Great Atlantic Pacific Tea Co. против Supermarket Equipment Corp. в 1950 году, где он высказал мнение, что для получения патента изобретение «должно служить конец науки - раздвинуть границы химии, физики и тому подобного »; в то время как двумя годами ранее в деле Funk Bros. Seed Co. против Kalo Inoculant Co. он заявил, что открытие нового природного принципа - само по себе не подлежит патентованию », каким бы гениальным ни было открытие этого природного принципа. Был".
Подобная проблема снова возникла в Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc. (2012 г.), где большинство голосов в Верховном суде США заявили: «Вывод состоит в том, что (1) недавно открытый закон природы сам по себе не подлежит патентованию и (2) применение этого недавно открытого право также обычно непатентоспособно, если приложение просто полагается на элементы, уже известные в данной области ». Однако стоит отметить, что это мнение остается весьма спорным; как заявил Джастис Стивен Брейер, он рискует сделать «все изобретения непатентоспособными, потому что все изобретения могут быть сведены к основополагающим принципам природы, которые, будучи однажды известными, делают их реализацию очевидной».
Эта позиция подняла вопросы, касающиеся необходимости установления границ патентоспособной области, не только с помощью обычных улучшений, но также и с крупными достижениями в науке, т. Е. Созданием слишком большой монополии, которая может скорее препятствовать, что будет способствовать прогрессу Наука. В настоящее время последняя граница устанавливается посредством требования в отношении патентоспособного объекта (исследовательские инструменты, научные теории и законы не подлежат патенту), в то время как вопрос о том, сколько изобретательности требуется для получения патента, должен определяться через -Требование очевидности.
Тенденция, которая начала развиваться примерно в 1950 году (и доминирует сегодня), заключалась в том, чтобы требовать раскрытия элемента открытия при предоставлении патентной монополии только на одно или несколько «конкретных приложений [естественного] законы ", которые придумал первооткрыватель до того, как будет опубликовано самое первое раскрытие. Ожидается, что двойственность между требованием неочевидности и чрезмерно широким объемом требований получит дальнейшее развитие в Верховном суде США со временем.
Решение Верховного суда США по делу Great Atlantic Pacific Tea Co. против Supermarket Equipment Corp. в 1950 году часто считается высшей точкой прагматического подхода, поскольку Суд отменил (после утверждений в двух нижестоящих судах) выдача патента на коммерчески успешное, но очень простое механическое устройство в качестве простого «устройства». Основываясь на своем решении, комбинация, «которая объединяет только старые элементы без изменения их соответствующих функций» является непатентоспособной, потому что такой патент «очевидно отводит то, что уже известно, в сферу его монополии и уменьшает... ресурсы, доступные для этого. умелые мужчины ". Другой пример недостаточной изобретательности того времени можно найти в In re Aller (CCPA, 1955): «Не изобретательно обнаруживать оптимальные или рабочие диапазоны с помощью рутинных экспериментов». Это ограничение, однако, было снято позже в тех случаях, когда «параметр должен быть признан как эффективная для результата переменная до определения стандартного экспериментирования».
В качестве практического теста для практического применения прагматического подхода судами низшей инстанции Верховный суд предложил «необычные или неожиданные последствия» сочетания старых элементов: «Только когда целое каким-то образом превышает сумму своих частей, происходит накопление старых устройств, патентоспособных». Хотя время подтвердило прагматический подход (способствует ли патент прогрессу науки или уходит из сферы общественного достояния), критерий «необычных или неожиданных последствий» на практике оказался слишком неоднозначным и завышенным. С другой стороны, критерий «против» для комбинации, которая «объединяет только старые элементы без изменения их соответствующих функций», с тех пор полезен на практике.
Еще одним важным случаем этого периода является Graver Tank Manufacturing Co. против Linde Air Products Co. Он установил линию мысли, что то, что не было заявлено изобретателем в выданном патенте, но является очевидным вариантом того, что заявлено, должно рассматриваться как охватываемое претензии через Доктрину эквивалентов.
Однако ни прагматический подход, ни критерий «необычных или неожиданных последствий» не получили дальнейшего развития в то время, потому что Конгресс принял в 1952 году другой подход к определению неочевидности, возвращаясь назад субъективному фактору, аналогичному настроению изобретателя (называемого PHOSITA, т.е. человека, обладающего обычными навыками в искусстве).
Чтобы уменьшить влияние неочевидности на патентоспособность, устранить проблеск гения и обеспечить более справедливый и практический способ определить, заслуживает ли раскрытие изобретения патентной монополии, Конгресс взял этот вопрос в свои руки и принял Закон о патентах 1952 г. 35 USC Раздел § 103 гласит:
Патент не может быть получен, хотя изобретение не идентично раскрыто или описано, как указано в разделе 102 (Требование новизны) этого заголовка, если различия между предметом, запатентованным, и Уровень техники таков, что предмет в целом был бы очевиден в то время, когда изобретение было сделано для лица, имеющего обычные навыки в данной области, к которой относится указанный предмет. Патентоспособность не может быть отменена способом, которым было сделано изобретение.
Последнее предложение о способе было добавлено для отмены теста вспышки гения.
Патент Закон 1952 года добавил 35 USC. § 103, который эффективно кодифицировал неочевидность как требование показать, что идея подходит для патентной защиты. Раздел по существу требует сравнения предмета патента, запатентованного, и уровня техники, чтобы определить, был ли предмет патента в целом очевиден во время изобретения для Лица, имеющего обычные искусство в искусстве иначе PHOSITA. (Подобные критерии были приняты и в настоящее время используются во многих других странах.) Кларк считал, что Конгресс, принимая Закон, намеревался кодифицировать и прояснить общее право, окружающее Патентный закон, сделав явным требование неочевидности. Однако этот тест оказался неоднозначным и мало помог на практике, поскольку PHOSITA не существует.
Верховный суд вскоре дал более практическое толкование Закона о патентах 1952 года. Он последовал подходу, начатому в Great Atlantic, с правилом отказа. для комбинации, которая «объединяет только старые элементы без изменения их соответствующих функций» и вскоре добавила правила принятия. Это было сделано, и теперь это называется «трилогией Адамса»: Calmar v. Cook Chemical (1964), [9] Graham v. John Deere Co. (1966) и United States v. Адамс (1966).
В деле Graham v. John Deere Co. Суд постановил, что § 103 требовал определения следующих фактических вопросов для решения проблемы очевидности:
Кроме того, Суд упомянул «второстепенные соображения», которые могут, при необходимости, служат доказательством неочевидности. Они (вместе с правилом отклонения Great A.P. Tea для комбинации, которая «только объединяет старые элементы без изменения их соответствующих функций») составляют практически полезный подход к определению того, какое заявленное изобретение неочевидно. и их обычно называют «факторами Грэма». Последние, после нескольких пересмотров нижестоящими судами, выглядят в современной форме следующим образом:
Последующее развитие прецедентного права подчеркнуло, что факторы Грэма и другие второстепенные соображения не могут преодолеть сильное prima facie Случай очевидности.
На практике эти (и другие добавленные позже) второстепенные соображения стали наиболее полезными критериями неочевидности: «Действительно, свидетельства вторичных соображений часто могут быть наиболее доказательными и убедительными доказательствами в протоколе. Они могут часто устанавливают, что изобретение, которое казалось очевидным в свете предшествующего уровня техники, не было ».
Дело Соединенных Штатов против Адамса (1966) - особенно примечательный случай, когда один-единственный изобретатель, работающий в своем гараже на первичном Батарея Mg / CuCl / Cu выиграла дело о нарушении патентных прав против правительства США в Верховном суде, основанное в первую очередь на факторах Грэма (например, повторные неудачи других лиц). В трилогии о неочевидности Верховный суд далее развил положительный вторичный фактор неочевидности в дополнение к факторам Грэма в качестве вторичных отрицательных соображений, но отметил, что вторичные факторы не могут преодолеть сильное prima facie дело о том, что очевидность. В отличие от United States v. Adams, где Суд признал, что, когда в патенте заявлена структура, уже известная в уровне техники, которая изменяется простой заменой одного элемента на другой, известный в данной области, комбинация должна давать больше, чем просто предсказуемый результат. В деле Anderson's-Black Rock, Inc. против Pavement Salvage Co. (1969) два ранее существовавших элемента в комбинации сделали не больше, чем они могли бы сделать. в отдельной, последовательной операции. Аналогичным образом в деле Sakraida v. Ag Pro Inc. (1976) Верховный суд США единогласно признал заявленное изобретение (система смыва водой для удаления коровьего навоза с пола молочного коровника) очевидным, поскольку оно " просто упорядочивает старые элементы без «создания новой или другой функции», хотя «это, несомненно, вопрос большого удобства, получение желаемого результата более дешевым и быстрым способом и получение коммерческого успеха». Это важный прецедент, поскольку он полностью изменил первое Фактор Грэма (коммерческий успех). Кроме того, в деле Dann v. Johnston (1976) Верховный суд предупредил, что "m Само существование различий между уровнем техники и изобретением не означает неочевидности изобретения. Разрыв между предшествующим уровнем техники и системой ответчика просто не настолько велик, чтобы сделать систему неочевидной для человека, достаточно квалифицированного в данной области ».
В этот период другие суды также рассмотрели дополнительные второстепенные соображения (в порядок важности согласно судье Learned Hand :
1) давно ощущаемая потребность в решении реальной проблемы, которая была признана в уровне техники или в отрасли.
2) неудачи другие решают ту же проблему (обладая теми же знаниями)
3) значительные усилия и высокая стоимость разработки изобретения.
4) скептицизм или недоверие к изобретению как показатель неочевидность.
5) копирование, похвала, неожиданные результаты и признание отрасли как индикаторы неочевидности.
6) копирование как индикатор неочевидности
7) коммерческий успех.
8) неожиданные преимущества.
Наличие нескольких благоприятных соображений является основанием для необъявленного
Еще одним важным результатом Грэхема стало решение о том, что неочевидность патентной претензии является вопросом закона, а не факта, т.е. это должно решаться судьей, а не жюри. Тем не менее Суд прокомментировал, что «условие статьи 103 (очевидность)» поддается ряду основных фактических исследований ». Это было резкое изменение 150-летней истории прецедентов, когда вопросы действительности патента рассматривались как вопросы факта. Тем не менее, формулировка Грэма оставили двусмысленность, «имел ли Суд в виду указать, что очевидность является фактическим выводом, сделанным на основе результатов доказательств, или юридическим заключением, основанным на фактических исследованиях». Впоследствии суды низшей инстанции прояснили этот вопрос: хотя определения, касающиеся объема и содержания предшествующего уровня техники, различия между предшествующим уровнем техники и запатентованным объектом, а также уровень квалификации в соответствующей области являются фактическими по своей природе (и оставлены на усмотрение присяжных), окончательный вывод об очевидности является одним из правовых (решение судьи)... Таким образом, вывод о очевидности в соответствии с разделом 103 представляет собой вывод о том, что группа лиц была способна внести такие же улучшения в известный уровень техники, как и патентообладатель.
В то же время недавно созданный Апелляционный суд США для Федерального округа, который должен был установить единое дело закон об апелляциях на действительность патентов, начал полностью отвергать «необычный и неожиданный подход» и ввел тест «обучение, предложение и мотивация» (TSM) в ACS Hosp. Sys. (1984). Тест позволял отклонить патент по причине очевидности только тогда, когда фактическое учение, предложение или мотивация из предшествующего уровня техники показывают уместность запатентованной комбинации.
Далее, сочетание ранее известных элементов можно считать очевидным. Как утверждал Федеральный округ в деле Winner Int'l Royalty Corp. v. Wang, в предшествующем уровне техники должно быть предложение или указание объединить элементы, показанные в предшествующем уровне техники, для того, чтобы найти патент очевидным. Таким образом, в целом, по утверждению Федерального округа, критический вопрос заключается в том, есть ли что-то в известном уровне техники, чтобы предположить желательность и, следовательно, очевидный характер комбинации ранее известных элементов.
Это требование обычно называется тестом «обучение-внушение-мотивация» (TSM) и, как говорят, служит для предотвращения предвзятого отношения к прошлому. Поскольку почти все изобретения представляют собой некоторую комбинацию известных элементов, тест TSM требует, чтобы патентный эксперт (или обвиняемый нарушитель) продемонстрировал наличие некоторого предложения или мотивации для объединения известных элементов для формирования заявленного изобретения. Некоторые критики теста TSM утверждали, что тест требует доказательств явного обучения или предложения внести конкретную модификацию в известный уровень техники, но федеральный округ ясно дал понять, что мотивация может быть неявной и может быть обеспечена, например, преимущество в результате модификации. Другими словами, явного объяснения предшествующего уровня техники или предложения внести конкретную модификацию достаточно, но не требуется для установления очевидности.
Тест TSM на самом деле больше похож на требование новизны, чем на отсутствие очевидность. Несмотря на немедленный и неоднозначный шум в техническом и юридическом сообществе, критикующий TSM как слишком низкий, Конгресс не предпринял никаких действий для отмены стандарта TSM. Однако его заявление было исправлено Верховным судом США в деле KSR v. Teleflex (2007).
| Очевидное | Неочевидное |
|---|---|
| простое изменение формы или пропорций (Evans, 1822) | изменение «принципа машины» (Evans, 1822) |
| замена материала на известный материал без изменения функции, даже если более низкая стоимость приводит (Hotchkiss 1851) | необычные или неожиданные последствия (Great Atlantic, 1950) |
| только объединяет старые элементы без изменения в их соответствующие функции. (Great Atlantic, 1950) | Только когда целое каким-то образом превышает сумму своих частей, можно запатентовать скопление старых устройств »(Great Atlantic, 1950) |
| , когда в патенте заявляется уже структура известная в уровне техники, которая изменяется простой заменой одного элемента на другой, известный в данной области, комбинация должна делать больше, чем давать предсказуемый результат. Adams, 1966 | Непредсказуемые результаты замены / комбинация (перевернутая Адамса) |
| [t] два [ранее существовавших элемента] в комбинации сделали не больше, чем они сделали бы в отдельной последовательной операции. Anderson's-Black Rock, Inc. против Pavement Salvage Co., 1969. | Синергизм от комбинации (обратный Адамс). |
| Уровень техники предполагает простую возможность такого решения, даже если в нем не говорится о точных диапазонах (TSM) | скептицизм или недоверие до изобретение (Environmental Designs, 1983). Неудача других (Грэм) |
| Заявленное решение не используется на практике, и судебный иск является вызвано патентным троллем. | копирование, похвала, неожиданные результаты и признание в отрасли. Аллен Арчери, 1987 год. Коммерческий успех (Грэм). |
| Объединение элементов предшествующего уровня техники в соответствии с известными методами для получения предсказуемых результатов; KSR, 2007 | Непредсказуемый результат (ы), даже если комбинация включает известные элементы и методы, а еще лучше, если элемент или метод новые. |
| Простая замена одного известного элемента другим для получения предсказуемых результатов. КСР, 2007 | Непредсказуемый результат (ы) замены. |
| Использование известных технологий для улучшения аналогичных устройств (методов или продуктов) таким же образом. KSR, 2007 | Использование техники для улучшения разнородных устройств (методов, продуктов), даже если техника известна в другой области |
| «Очевидно, что попробовать» - выбор из конечного числа идентифицированных, предсказуемых решений, с разумным ожиданием успеха. КСР, 2007 | Если решение непредсказуемо и найдено экспериментально, а еще лучше, если само существование решения (подходящий диапазон) непредсказуемо. |
| Известная работа в одной области деятельности может побуждать к ее вариациям для использования либо в той же самой области, либо в другой на основе дизайнерских стимулов или других рыночных сил, если вариации предсказуемы для среднего специалиста в данной области. KSR, 2007 | Использование техники, даже если она известна в другой области, для улучшения разнородных устройств (методов, продуктов), если «фактическое применение выходит за рамки его или ее навыков» (KSR) = т.е. вариации непредсказуемы. |
| Когда работа доступна в одной сфере деятельности, дизайнерские стимулы и другие рыночные силы могут побуждать к ее вариациям, будь то в той же области или в другой. Если обычный специалист может реализовать предсказуемую вариацию, § 103, вероятно, лишит его патентоспособности. Sakraida v. AG Pro, Inc. (1976) | Давно ощущаемые, но нерешенные потребности (Грэхэм), если только эти потребности не решаются недавно опубликованным методом (с предсказуемым диапазоном требований) |
| , если метод имеет был использован для улучшения одного устройства, и PHOSITA признает, что он улучшит аналогичные устройства таким же образом, использование техники очевидно | , если реальное применение [техники] не выходит за рамки навыков [PHOSITA]... (Сакраида) |
| хотя «несомненно, это вопрос большого удобства, дающий желаемый результат более дешевым и быстрым способом и пользующийся коммерческим успехом», заявленная система «не обеспечивала новой или иной функции» и поэтому не подлежала патентованию..Sakraida v. AG Pro, Inc. (1976) | коммерческий успех (Graham) |
| нет изменений в соответствующих функциях элементов комбинации; это конкретное использование сборки старых элементов будет очевидно любому специалисту в области механического применения. Sakraida v. AG Pro, Inc. (1976) | коммерческий успех (Graham) |
| нет изменений в соответствующих функциях элементов комбинации; это конкретное использование сборки старых элементов будет очевидно любому специалисту в области механического применения. Sakraida v. AG Pro, Inc. (1976) | время, прошедшее между предшествующим уровнем техники и датой подачи патента (Leo Pharm. Prods., Ltd. против Rea, 726 F.3d 1346, 1350 (Fed. Cir. 2013)) |
| Некоторые учения, предложения или мотивации в предшествующем уровне техники, которые побудили бы специалиста с обычной квалификацией изменить ссылку на известный уровень техники или объединить ссылки на предшествующий уровень техники, чтобы прийти к заявленному изобретению. KSR, 2007 | Уровень техники не учитывает заявленное решение. |
| коммерческого успеха самого по себе недостаточно (Sakraida v. AG Pro, Inc., 1976) | коммерческий успех (Graham, 1966) |
| (почти) одновременное изобретение двумя или более независимыми изобретателями | давно ощущалась потребность в решении реальной проблемы, которая была признана в уровне техники или в отрасли. (Graham) |
Как от 2016 г., руководящие принципы по установлению очевидности дела prima facie, принятые USPTO на основании решения KSR v Teleflex, следующие:
Решение KSR подверглось критике, поскольку оно, по-видимому, заменяет требование неочевидности требованием непредсказуемости, что затрудняет получение патентов в области предсказуемости, и создавая противоречие с некоторыми факторами Грэма, такими как «неудачи других».
Закон об изобретениях Америки не повлиял на руководящие принципы Грэма и KSR, несмотря на изменение в общем правиле 35 USC §103, который определяет требование неочевидности, вступившее в силу 16 марта 2013 г.:
СТАРЫЙ
НОВИНКА
